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Marchio

del 18/05/2012
CHE COS'È?

Marchio: definizione

Con il termine marchio il legislatore qualifica un segno distintivo che, come tale, deve permettere al pubblico dei consumatori di distinguere i prodotti o servizi di un imprenditore da quelli, simili, di un concorrente. Stante tale funzione distintiva, il diritto sul marchio attribuisce quindi, in capo al suo titolare, un diritto di esclusiva.
Oltre alla funzione distintiva rispetto ai prodotti o servizi simili il marchio ha, altresì, una funzione di indicatore di provenienza: in tale senso la dottrina distingue tra marchi generali e marchi speciali che, normalmente, vengono affiancati ai marchi generali. Un esempio può essere utile a chiarire il concetto: si considerino i marchi “Fiat” e “Panda”: il primo informa che l’automezzo contrassegnato da tale marchio è stato fabbricato dalla nota casa automobilistica torinese mentre il secondo marchio, che affianca il primo, attiene alle caratteristiche dello specifico prodotto, nel caso di specie comunicando al consumatore che tutte le automobili contrassegnate dal marchio “Panda” avranno quelle specifiche caratteristiche di struttura e qualità, mantenute identiche nel tempo.
In ultimo alcuni marchi, definiti celebri, esercitano altresì, dato il loro potere di suggestione, una funzione attrattiva sul consumatore, svincolata dai dati di qualità e di prezzo del prodotto stesso. 
Per poter assolvere alla sua funzione distintiva e di indicatore di provenienza, il marchio deve essere un’entità tale da caratterizzare un prodotto o servizio: il legislatore, all’articolo 7 del codice della Proprietà Industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30) prevede, infatti, che possano costituire marchio registrato “tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni e le tonalità cromatiche, purché atti a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”.
Tanto premesso, al fine di poter costituire validamente oggetto di tutela come marchio, un segno deve presentare dei requisiti in assenza dei quali si determina la nullità dello stesso.
Tali requisiti, che devono essere tutti contemporaneamente presenti, sono:

  • la capacità distintiva, ossia l’idoneità a identificare i prodotti e i servizi contrassegnati dagli altri prodotti e servizi dello stesso genere immessi sul mercato di talché non potranno fungere da marchio le denominazioni generiche (per esempio: automobile) ovvero descrittive (cui il legislatore equipara la denominazione geografica, tranne se adottata in termini di pura fantasia);
  • la novità, ovvero la diversità del marchio dagli altrui marchi preesistenti;
  • la liceità di cui sono privi i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume ed altresì gli stemmi ed i segni protetti da convenzioni internazionali o che, comunque, rivestano un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
  • la verità, ai sensi della quale non possono costituire valido marchio i segni idonei ad ingannare il pubblico in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi contrassegnati.


COME SI FA
I soggetti interessati a vedere protetto il proprio marchio sul territorio italiano debbono richiederne la registrazione all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchipresentando un’apposita domanda che deve avere ad oggetto un unico marchio, recare un esemplare del marchio o della sua raffigurazione e menzionare i prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere con riferimento alle classi merceologiche previste dall’Accordo Internazionale di Nizza 15 giugno 1957.
Ricevuta la domanda, l’Ufficio esamina preliminarmente la regolarità formale della stessa e, quindi, procede all’esame di alcuni dei requisiti di validità: in particolare non verifica la novità del marchio.
Compiuto l’esame, l’Ufficio decide sulla domanda e, in caso di accoglimento, procede alla registrazione del marchio ed all’emissione del relativo attestato.
La registrazione conferisce al richiedente il diritto di esclusiva sul marchio e produce i suoi effetti per dieci anni che decorrono dalla data di deposito della domanda, con possibilità di rinnovi alla scadenza, anche ripetuti, da parte del titolare del marchio o del suo avente causa.

CHI
L’articolo 19/1 del codice della Proprietà Industriale prevede che può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
Diversamente da quello che una prima lettura delle norma potrebbe lasciar intendere, la stessa non limita i soggetti legittimati alla registrazione agli imprenditori o a coloro che si propongano di diventarlo ma si estende anche a chi preveda un utilizzo del segno da parte di “terzi che ne facciano uso con il suo consenso”: in buona sostanza, dunque, chiunque è legittimato a registrare un marchio, purché abbia la volontà di destinarlo ad essere utilizzato.
Tale regola generale incontra limiti in relazione a certe categorie di segni la cui registrazione è riservata a determinati soggetti o a chi ne riceva l’autorizzazione: ci si riferisce all’uso come marchio del ritratto altrui, del nome altrui ovvero di segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o di altro esclusivo diritto di terzi.

FAQ

Qual è la tutela giuridica l’ordinamento offre al titolare di un marchio indebitamente utilizzato da altri?

Il titolare di un marchio, anche solo depositato, il cui uso esclusivo sia stato violato da un terzo, è legittimato a promuovere, avanti alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, l’azione di contraffazione con la quale richiedere la cessazione dell’attività illecita ed il risarcimento dei danni.Poiché tuttavia, nell’attesa della sentenza conclusiva di un giudizio ordinario, il titolare del diritto potrebbe subire un grave ed irreparabile danno, lo stesso può rivolgersi al Giudice per ottenere un provvedimento cautelare ante causam per la concessione del quale è necessario che il ricorrente dimostri la verosimiglianza del diritto fatto valere (cosiddetto fumus boni iuris) e l’irreparabilità del pregiudizio che lo stesso subirebbe se dovesse attendere il termine del giudizio di merito (cosiddetto periculum in mora). I provvedimenti cautelari tipicamente previsti dal codice della Proprietà Industriale sono la descrizione, che ha la funzione di precostituire la prova della contraffazione, il sequestro, volto ad evitare la circolazione sul mercato dei prodotti e dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di marchio e l’inibitoria, ossia l’ordine con cui il Giudice vieta al presunto contraffattore la fabbricazione, il commercio e l’utilizzo di prodotti e servizi contrassegnati dal marchio contraffatto.

Quali sono le sanzioni che la sentenza che accerta la contraffazione può disporre a carico del soccombente?

Le sanzioni tipiche che il Giudice che accerta la contraffazione può disporre a carico del soccombente sono: l’inibitoria ovvero l’ordine, espressamente rivolto dal Giudice al contraffattore, di cessare o non ripetere l’attività ritenuta in violazione dell’altrui diritto di esclusiva, cui normalmente si accompagna la previsione di una penale a carico del contraffattore per ogni successiva ripetizione del comportamento lesivo dell’altrui diritto di privativa o per il ritardo nella cessazione di tale comportamento; il risarcimento del danno; la distruzione dei segni in contraffazione ovvero dei prodotti o dei materiali relativi alla prestazione dei servizi; la pubblicazione della sentenza a spese del contraffattore su giornali, riviste o siti.

Cosa si intende quando si parla di decadenza per non uso del marchio?

Il marchio ed il diritto di esclusiva ad esso connesso si estinguono, oltre che in caso di mancato rinnovo alla scadenza del termine decennale di efficacia o di rinuncia da parte del titolare, in alcune ipotesi di decadenza fra le quali primeggia la decadenza per non uso. Con tale locuzione si intende la cessazione anticipata del diritto di marchio ove quest’ultimo non venga utilizzato entro cinque anni dalla data di registrazione ovvero se l’uso venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.

Che cos’è il marchio di fatto?

L’ordinamento tutela anche il marchio non registrato o “marchio di fatto” il cui utilizzatore ha la facoltà di continuare ad usarne nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso.Si tratta, quindi, di una tutela limitata poiché si basa sull’uso di fatto, sull’ampiezza ed il grado di notorietà raggiunto dal segno, cosicché, mentre il titolare di un marchio a notorietà generalizzata potrà ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio registrato successivamente (purché la domanda di nullità sia presentata entro cinque anni dalla registrazione del marchio successivo), il titolare di un marchio a notorietà solo locale non potrà impedire ad un concorrente di registrare lo stesso marchio ma avrà solo il diritto di continuare ad usarne nei limiti in cui se ne sia precedentemente avvalso e, quindi, con la stessa diffusione locale sino ad allora raggiunta.

Il marchio può essere trasferito? In che modo?

Il marchio può essere trasferito con il contratto di cessione con il quale il titolare del diritto cede definitivamente tale titolarità ad un altro soggetto, anche attraverso una cessione parziale ossia riferita solo ad una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato.Il titolare del marchio può, tuttavia, anche non spogliarsi in via definitiva del proprio diritto, bensì concederlo temporaneamente in licenza a terzi ai quali attribuisce l’uso ed il godimento a fronte del pagamento di un corrispettivo (royalty).
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